Решение

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

08 сентября 2009 года Дело №А33-64/2009
г. Красноярск
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 01 сентября 2009 года.
В полном объеме решение изготовлено 08 сентября 2009 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Е.В. Курбатовой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», г. Красноярск,
- к обществу с ограниченной ответственностью «Креатив», г. Красноярск,
- к обществу с ограниченной ответственностью «Успех», г. Красноярск,
- о защите исключительного права на товарный знак, взыскании 1 000 000 руб. компенсации,
- третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Креатив»:
- Казанцев Дмитрий Геннадьевич, г. Красноярск, встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Креатив», г. Красноярск,
- к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», г. Красноярск,
- о признании права преждепользования, при участии в судебном заседании:
- от истца (по первоначальному иску): Саушкина Д.В. - представителя по доверенности от 11.01.2009, по паспорту,
- от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Успех»: Деменок Т.С. - представителя по доверенности от 30.01.2009, по паспорту,
- от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Креатив»: Митряшиной Е.М. - представителя по доверенности от 12.05.2009, по паспорту, третьего лица: Казанцева Д.Г., по паспорту (до перерыва), при ведении протокола судебного заседания судьей Е.В.Курбатовой, установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Креатив», к обществу с ограниченной ответственностью «Успех» с требованиями:
- обязать ответчиков прекратить незаконное использование сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница»;
- обязать ответчиков убрать обозначение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» с товаров, выпускаемых обществом с ограниченной ответственностью «Успех»;
- изъять из оборота и уничтожить за счет ответчиков контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено сходное до степени смешения обозначение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница»;
- обязать ответчика не использовать наименование «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» на сайте http://sibkedr.de;
- обязать ответчика опубликовать на сайте http://sibkedr.de сообщение, что использование наименования «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» является нарушением права общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» на зарегистрированный товарный знак «Кедровая здравница»;
- взыскать с ответчиков компенсацию в размере по 500 000 руб. с каждого за незаконное использование зарегистрированного товарного знака общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (с учетом изменения предмета иска в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Красноярского края. Определением от 25.02.2009 возбуждено производство по делу.
Определением от 02.06.2009 принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Креатив» к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (с учетом изменения предмета иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании права преждепользования обозначения «Кедровая здравница» для мин-саун, иного банного оборудования.
В судебном заседании обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» заявлено уточнение предмета встречного искового заявления, просит признать за обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» право преждепользования обозначения «Кедровая здравница» для мин-саун.
Согласно пункту 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Заявление об уточнении предмета встречного искового заявления принято судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» требования поддержал по основаниям, указанным в иске и пояснениях. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Креатив» пояснил, что исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» не признает, спорное обозначение создано по договору в 2004 году и использовалось до регистрации в 2006 году обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», в 2004 году общество с ограниченной ответственностью «Креатив» и общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» сотрудничали; поддержал встречные исковые требования. Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» представило отзыв на исковое заявление, в котором указало следующие обстоятельства:

- общество с ограниченной ответственностью «Креатив» сотрудничало с истцом с 17.12.2004 по совместной реализации «Устройства водонагревательного УЭ-2.1.» на товарном рынке, в период до сотрудничества общество с ограниченной ответственностью «Креатив» обратилось к Казанцеву Дмитрию Геннадьевичу с просьбой изготовить проект (эскиз) товарного знака для мини-саун, 11.05.2004 был заключен договор на выполнение указанных работ; 25.05.2004 разработка проекта (эскиза) товарного знака была выполнена;
- эскиз общество с ограниченной ответственностью «Креатив» начало интенсивно раскручивать в средствах массовой информации;
- истец воспользовался разработкой общества с ограниченной ответственностью «Креатив», зарегистрировав указанный товарный знак в патентном ведомстве;
- при разрешении данных споров принято применять принцип преждепользования;
- в случае, когда лицо начало правомерно использовать обозначение до даты приоритета товарного знака, его действия не могут быть признаны нарушением права на товарный знак. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Успех» представил договор субаренды от 01.01.2009 на помещение по адресу: г. Красноярск, ул. П. Коммуны, д.9, а также дополнительные пояснения по делу, поддержал изложенные доводы, представил на обозрение подлинный договор субаренды. Обществом с ограниченной ответственностью «Успех» представлен отзыв на исковое заявление, в котором указаны следующие доводы:
- истцом не доказано использование ответчиком товарного знака истца, ссылки истца на сайты интернета безосновательны, ответчик данный товарный знак на своей странице сайта не размещает, не указывает его на бланках писем;
- действительно, ООО «Успех» использует обозначение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», обозначение состоит только из текстовой части - «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», в то время как у истца их обозначение состоит из графического элемента в виде трех деревьев и солнца, а также текстовой части – «Кедровая здравница»;
- текстовая часть обозначения ответчика четко указывает на товар – мини-сауна, которая называется «Сибирская здравница», по классификации товаров и услуг МКТУ данный товар относится к 11 классу – устройство для освещения, нагрева, получения пара, товар «мини-сауна» не является однородным к товарам 05 (бальзам для медицинских услуг), 19 (конструкции), 41 ( клубы здоровья), 44 (лечебницы, помощь медицинская, физиотерапия) классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца;
- словосочетание «сибирская здравница» с учетом смысловых значений, входящих в него, подразумевает реальное понятие – здравница, которая находится в Сибири, «здравница» - общеизвестное понятие, используется в товарных знаках, фирменных наименованиях различных организаций; словосочетание «кедровая здравница» с учетом смысловых значений, входящих в него, не подразумевает какого-либо реального понятия и способно породить различные толкования; следовательно, словосочетания имеют разный семантический смысл; словосочетание «Сибирская здравница» не является описательной к товарам и услугам 05, 19, 41 и 44 классов МКТУ;
- факт издания полиграфического материала в рекламных целях ответчиком в материалах дела отсутствует; копии выдержек на бумажном носители с «сайта ответчика» не является надлежащим доказательством;
- довод истца о подделке обществом с ограниченной ответственностью «Успех» диплома Всероссийского форума «Здравница - 2006» - домысел, ответчик указанный диплом не изготавливал, участия в форуме не принимал;
- объем охраняемых прав истца установлен в свидетельстве №344583, в котором определены виды товаров и услуг, ни под один из которых товарный знак «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» не подпадает.
В дополнительных пояснениях общество с ограниченной ответственностью «Успех» указало следующие обстоятельства:
- в соответствии с пунктом 3 статьи 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации, Приказом Роспатента от 02.03.1998 №41 при подаче заявки на регистрацию товарного знака будущий правообладатель до выдачи свидетельства на товарный знак определяет переченьтоваров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, согласно статье 4 ФЗ «О товарных знаках» нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданскомобороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован;
- общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» зарегистрировало свой товарный знак в отношении конкретных товаров и услуг; к товару, производимому ответчиком, относится класс 11 МКТУ – устройства для освещения, нагрева, получения пара; у истца зарегистрирован товарный знак на товары, не совпадающие с товарами, производимыми обществом с ограниченной ответственностью «Успех», тем самым ответчик полагает, что права истца не нарушаются;
- ссылка истца на свидетельские показания несостоятельна (о том, что свидетель приходил в офис ответчика по ул. П. Коммуны, 9 в цокольном этаже осенью 2008 года, где менеджеры ответчика дали прайсы на мини-сауны), поскольку общество с ограниченной ответственностью «Успех» стало снимать офис по ул. П. Коммуны, 9 г. Красноярска на цокольном этаже только 01.01.2009, до этого офис располагался по пр. Мира, 52А г. Красноярска (договор аренды от 01.01.2009);
- объем охраняемых прав товарного знака общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» установлен в свидетельстве на товарный знак №344583, в котором определены виды товаров и услуг, ни под один из которых товарный знак «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» не подпадает. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» ходатайствовал о приобщении оригинала договора субаренды от 01.01.2009 для определения вопроса о фальсификации. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Успех» возражал, указав, что заявление о фальсификации доказательств не поступало.

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» удовлетворено, договор субаренды от 01.01.2009 отобран у общества с ограниченной ответственностью «Успех» и приобщен к материалам дела. Казанцев Дмитрий Геннадьевич пояснил, что товарный знак разрабатывался для общества с ограниченной ответственностью «Креатив», общался с Шипулиным, разрабатывал разные знаки, в том числе для ресторана «Гудвин»; не интересовался, с какой целью разрабатывался логотип, цель – выполнить работу и заработать деньги, при личной встрече объяснили, что нужен логотип, отражающий сибирскую специфику путем воздействия с указанием «Кедровая здравница», возможно, сохранился макет на компьютере; обратились к нему весной 2004 года, разрабатывал 1,5 – 2 недели, задача – разработать оригинальный знак, логотип. После обозрения подлинного договора и акта пояснил, что он подписывал и договор и акт.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 15 час. 30 мин. 17.08.2009 до 14 час. 10 мин. 24.08.209, о чем публично объявлено в судебном заседании, отобрана расписка - уведомление. Информация о перерыве была размещена на сайте суда. После перерыва судебное заседание продолжено в 14 час. 10 мин. 24.08.2009 с участием представителей: от истца (по первоначальному иску): Саушкина Д.В., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Успех»: Деменок Т.С., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Креатив»: Митряшиной Е.М.
Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» требования поддержал, представил дополнительные пояснения, поддержав изложенные доводы, пояснил, что договор субаренды – документ ответчиков и не является объективным документом, с 2007 года данный адрес зарегистрирован в рекламных материалах, договор от 11.05.2004 в действительности не заключался, Казанцев является материально зависимым, поскольку получает заказы, его пояснения противоречат условиям договора, доказательства оплаты не представлены, при подаче возражений в 2008 году данный договор не упоминался. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» пояснил, что общество с ограниченной ответственностью «Креатив» использует товарный знак, сходный до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, что подтверждается:
- сайтом sibkedr.ru (январь 2009 года) и med74.ru, что следует из названия;
- письмом Центра красоты б/номера и б/даты, письмо относится к концу 2005 – 2006 годов; период использования товарного знака с 2005 года по настоящее время.
Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» указал, что общество с ограниченной ответственностью «Успех» использует сходное до степени смешения обозначение «Сибирская здравница» с логотипом - 3 сосны и солнце, период использования – 2005 – 2009 год, что подтверждается:
- брошюрой 2008 года (зеленая) несколько экземпляров, подделанным дипломом,
- документами, распечатанными с сайта sibkedr.de;
размер компенсации определяется возможными убытками за 5 лет с 2006 года.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Креатив» указал, что исковые требования не признал, обозначение использовали с 2004 года, в настоящее время не используется, встречный иск поддерживает, пояснил, что для реализации товара был разработан товарный знак, в том числе для реализации товаров общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», сослался на статью 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, пояснил, что применена аналогия статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Успех» требования не признает, пояснил, что в 2008 году офис находился на пр. Мира, адрес – ул. П. Коммуны, зарегистрирован с 2009 года, рекламная продукция не принадлежит ответчику, наличие сайта пояснить затруднился, указал, что общество использует товарный знак «Сибирская здравница» мини-сауна профилактическая без логотипа.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» пояснил, что аналогия права не может быть применена в силу наличия специальных норм, которые отсутствуют в отношении товарного знака. В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 15 час. 00 мин. 24.08.2009 до 09 час. 30 мин. 28.08.209, о чем публично объявлено в судебном заседании, отобрана расписка-уведомление. Третье лицо извещено телеграммой. Информация о перерыве была размещена на сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено в 09 час. 30 мин. 28.08.2009 с участием представителей: от истца (по первоначальному иску): Саушкина Д.В., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Успех»: Деменок Т.С., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Креатив»: Митряшиной Е.М.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 14 час. 00 мин. 28.08.2009, о чем публично объявлено в судебном заседании, отобрана расписка - уведомление. Информация о перерыве была размещена на сайте суда. После перерыва судебное заседание продолжено в 14 час. 00 мин. 28.08.2009 с участием представителей: от истца (по первоначальному иску): Саушкина Д.В., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Успех»: Деменок Т.С., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Креатив»: Митряшиной Е.М.

Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» представило письменные пояснения по делу, в которых указало, что законодатель, отменяя часть 2 статьи 13 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», исключил возможность применения права послепользования обозначением, так как действие зарегистрированного в советское время товарного знака признается в настоящее время. Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» заявило о частичном изменении предмета иска, уточнило требование о публикации следующим образом:

обязать ответчиков опубликовать на сайтах www.sibkedr.de и www.sibkedr.ru решение Арбитражного суда Красноярского края с указанием факта нарушения прав общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» и о том, что право на товарный знак «Кедровая здравница» принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ».

Согласно пункту 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Заявление об уточнении предмета искового заявления принято судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Креатив» пояснил, что общество использовало обозначение до 2007 года, с 2008 года – находится в ожидающей позиции, с 2008 года сайта не имеют. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Успех» пояснил, что указанные сайты ему не принадлежат, обозначение «Сибирская здравница» используется с 2009 года в отношении мини-саун, наименование организации в рекламной продукции иное, факт распространения рекламы не доказан.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 15 час. 00 мин. 28.08.2009 до 15 час. 30 мин. 01.09.2009, о чем публично объявлено в судебном заседании, отобрана расписка-уведомление. Третье лицо извещено телеграммой. Информация о перерыве была размещена на сайте суда. После перерыва судебное заседание продолжено в 15 час. 30 мин. 01.09.2009 с участием представителей: от истца (по первоначальному иску): Саушкина Д.В., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Успех»: Деменок Т.С., от ответчика (по первоначальному иску) - общества с ограниченной ответственностью «Креатив»: Митряшиной Е.М.
Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» представило документы, распечатанные из интернета, представитель пояснил, что сертификат соответствия выдан обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» на мини-сауны с декабря 2008 года. Общество с ограниченной ответственностью «Успех» представило доказательства, распечатанные из интернета, представитель указал, что сертификат на товар выдан в конце 2008 года, именно с этого момента истец мог реализовывать продукцию. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» пояснил, что товарный знак на мини-сауны, как класс МКТУ не зарегистрирован.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства. Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» является правообладателем зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) «Кедровая здравница», что подтверждается свидетельством №344583 сроком действия до 13.03.2016. В государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак зарегистрирован 27.02.2008, приоритет товарного знака установлен с 13.03.2006 (по дате подачи заявки). Зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) «Кедровая здравница» представляет собой комбинированное обозначение в виде трех кедров с зеленой ярусной кроной и зелеными стволами, в основании кедров – зеленая овальная черта. Кедры выполнены на фоне желтого солнца, центральная часть которого выполнены в виде трех окружностей, с отходящими от них волнистыми лучами желтого цвета. Справа от изобразительного элемента над зеленой чертой располагается словесный элемент «Кедровая здравница», выполненный зеленым цветом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг) следующего класса:

- 05 – бальзамы для медицинских целей,
- 19 – конструкции,
- 41 – клубы здоровья,
- 44 – лечебницы, помощь медицинская, физиотерапия.

Зарегистрированный товарный знак используется обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» для индивидуализации, в том числе, мини-саун (Установка тепловая физиотерапевтическая УТФ-1), комбинированное обозначение содержит изобразительный элемент и словесный – «Мини-сауна физиотерапевтическая». Указанное обозначение размещается обществом с ограниченной ответственностью «Янеж» на металлических табличках, маркирующих мини-сауны, в рекламной продукции, рекламных статьях (представлен журнал «Курортные ведомости» 2 (53) 2009), на фирменных бланках.

В материалы дела представлено Заключение специалиста от 03.04.2008, выполненное обществом с ограниченной ответственностью «КРАПП» («Красноярское агентство патентной поддержки») по вопросам, в том числе:

1) имеются ли сходства, определяющие эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов устройства электронагревательного «Сибирская здравница» (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2), выпускаемая ООО «Успех», а также документов, изъятых в ООО «Успех» и представленных на исследование с патентом на промышленный образец №65448 (мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» (четыре варианта)). Если имеются сходства, то какие?

2) имеет ли сходство по внешнему виду «товарный» знак «Сибирская здравница», используемый ООО «Успех» и нанесенный на предметы (документы), представленные на исследование, со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №344583 «Кедровая здравница», права на который принадлежат ООО «ЯНЕЖ». Если имеются сходства, то какие?

в результате проведенных исследований установлено:

1) по первому вопросу: каждый из признаков, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца ООО «ЯНЕЖ» по патенту №65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» использовании ООО «Успех» в аналогичной продукции в процессе его изготовления, реализации и т.п.; совпадение признаков формы двух изделий является основанием сделать вывод о наличии между ними сходства до степени смешения в отношении общих существенных признаков зарегистрированного в качестве промышленного образца «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница»;
2) по второму вопросу: сходство словесных элементов товарного знака и изображения, а также сходные форма и графическое выполнение изобразительных элементов создают одинаковое впечатление от сравниваемых изображений, что свидетельствует о наличии графического сходства сопоставляемых этикеток; учитывая, что в изображении мини-сауны «Кедровая здравница» использован товарный знак производителя ООО «ЯНЕЖ» по свидетельству №344583, следует сделать вывод, что изображение мини-сауны «Сибирская здравница» сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, так как имеется сходство словесных элементов, формы этикетки, цветового и композиционного размещения изобразительных и словесных элементов, графического исполнения изобразительных элементов.

По результатам исследования в Заключении специалиста от 03.04.2008 сделаны следующие выводы:

1) анализ представленных для сравнения устройств электронагревательных (мини-сауна профилактическая), используемых ООО «ЯНЕЖ» и выпускаемого ООО «Успех» позволяет сделать вывод о наличии сходства до степени смешения в отношении зарегистрированного в качестве промышленного образца №65448 изображения указанных изделий;
2) представленные для сравнения товарный знак «Кедровая здравница», правообладатель ООО «ЯНЕЖ», и комбинированное изображение «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», пользователь ООО «Успех», являются сходными до степени смешения, так как имеют в своем составе словесные элементы, представляющие собой название мини-сауны профилактической, содержащие тождественные по фонетическому звучанию и графическому исполнению элементы «здравница» и являющиеся сходными до степени смешения по семантическому признаку; изобразительные элементы – сходные до степени смешения по форме, наличию симметрии, смысловому значению, виду и характеру изображений, сочетанию цветов и тонов;
3) сходство комбинированного изображения, применяемого ООО «Успех», и зарегистрированного товарного знака, владельцем которого является ООО «ЯНЕЖ» способно вызвать вероятность смешения в отношении производителей и товаров.

В качестве доказательств использования обществом с ограниченной ответственностью «Успех» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначения общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» представило:
- рекламную продукцию: брошюры 2008 года (зеленые) несколько экземпляров, буклеты (цветные, формата А4); визитки; прайс-листы,
- письмо автономной коммерческой организации Дирекция форумов «Здравница» б/номера б/даты, согласно которому Дирекция форумов «Здравница» подтверждает, что на форуме «Здравница-2006» ООО «Успех» не регистрировалось, участия не принимало, дипломом и медалью не награждалось; диплом;
- распечатку сайта sibkedr.de;
- фотографии металлических табличек.

Также истец указывает, что вывеска по месту реализации продукции обществом с ограниченной ответственностью «Успех» (г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 9 – цоколь) содержит наименование «Сибирская здравница». Представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) от 15.12.2008, согласно которому обществу с ограниченной ответственностью «Успех» было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку от 07.07.2008, оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №344583. В приложении к решению Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) указало следующие выводы:

- оспариваемый товарный знак «Кедровая здравница» по заявке №2006705737/50 с приоритетом от 13.03.2006 зарегистрирован 27.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №344583 на имя общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», Россия (правообладатель) в отношении товаров 05, 19 и услуг 41, 44 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак в отношении товаров и услуг 05, 19, 41, 44 классов МКТУ не указывает ни на состав товара, ни на его свойства, ни на назначение услуг, ни на какие-либо другие характеристики товаров и услуг, следовательно, регистрация №344583 товарного знака «КЕДРОВАЯ ЗДРАВНИЦА» не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 и пункта 2.3.2.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 05.03.2003 №32. В качестве доказательств использования обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначения общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» представило:

- письма на фирменных бланках 2005, 2007,
- распечатку с указанием «sibkedr.ru» (январь 2009 года);
- письмо Центра красоты б/номера и б/даты.

Обществом с ограниченной ответственностью «Успех» представлено Заключение специалиста №15/ВС-к по товарному знаку, выполненное обществом с ограниченной ответственностью «Частное право» от 06.05.2009, согласно которому проведено исследование товарного знака:
- комбинированное обозначение, используемое ООО «Успех», состоит из текстовой части «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница»; текстовая часть четко указывает на товар – мини-сауна, которая называется «Сибирская здравница», по классификации товаров и услуг МКТУ данный товар относится к 11 классу – устройство для освещения, нагрева, получения пара, товар «мини-сауна» не является однородным к товарам 05, 19, 41, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ООО «ЯНЕЖ»;
словосочетание «кедровая здравница» с учетом смысловых значений, входящих в него, не подразумевает какого-либо реального понятия и способно породить различные толкования, в связи с чем носит фантазийный характер; следовательно, словосочетания имеют разный семантический смысл; словосочетание «Сибирская здравница» не является описательной к товарам и услугам 05, 19, 41 и 44 классов МКТУ;

- что касается графического элемента в виде трех деревьев и солнышка, то он на обозначении «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» отсутствует;
- обозначение, используемое ООО «Успех» не тождественно товарному знаку «ЯНЕЖ» №344583, не вводит потребителей в заблуждение.

Обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» представлен договор на выполнение работ по разработке проекта (эскиза) от 11.05.2004, заключенный между Казанцевым Дмитрием Геннадьевичем (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» (заказчик), в соответствии с пунктом 1.1. которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по разработке проекта (эскиза) товарного знака для мини-саун, иного банного оборудования и принадлежностей.
По результатам исполнения договора подписан акт приема-передачи выполненных работ, согласно которому Казанцев Дмитрий Геннадьевич (исполнитель) передал, а общество с ограниченной ответственностью «Креатив» (заказчик) приняло разработанный исполнителем эскиз товарного знака, в акте содержится эскиз.

17.12.2004 между обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (организация) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» (генеральный дистрибьютор) подписан договор №30 с эксклюзивными правами приобретения и реализации продукции, в соответствии с пунктом 1.1. которого организация является производителем «Устройства электронагревательного УЭ-2.1» (мини-сауна профилактическая) и бальзамов серии «Раритет» (восемь видов:«Календула», «Хвойный», «Зверобойный», «Крапивный», «Репейный», «Тысячелистник», «Кедровый», «Ореховый»), далее по тексту продукция, предоставляет эксклюзивные права генеральному дистрибьютору на право приобретения и дальнейшей реализации с целью получения прибыли. В рамках исполнения договора от 17.12.2004 №30 сторонами велась деловая переписка, что подтверждается письмами от 16.03.2007 №11 общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», от 16.03.2007 №67, от 31.01.2007 №65 общества с ограниченной ответственностью «Креатив».

Также представлен журнал «Дом снаружи и внутри» за декабрь 2005 года, содержащий статью «Кедровая здравница» Лечебный курорт в городской квартире» с данными общества с ограниченной ответственностью «Креатив». В судебном здании 02.06.2009 был допрошен свидетель Воробьев Евгений Владимирович, пояснивший, что представленную в материалы дела папку с документами получил по просьбе ООО «Консул» с целью получения рекламной информации и рекламной продукции, взял прайс, на вопрос рассказать подробно о бочках пояснил, что это деревянная коробка для фитованн, о том, что это продукция общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ», ему не сообщали, ссылались на Новосибирскую патентную организацию, что там все зарегистрировано, материал вручил продавец, «бочка» выглядит как квадратный ящик с дыркой для головы, организация расположена по ул. П. Коммуны, 9, подвал, вывеска – «Сибирская здравница» и печки, вывеска висит над входом на доме (вход со двора), вывеска представляет собой напечатанные или вырезанные буквы, о том, какая фирма дает рекламу, ему сказали «Сибирская здравница»; день недели был рабочий по осени 2008 года. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Креатив», к обществу с ограниченной ответственностью «Успех» о защите исключительного права на товарный знак, взыскании 1 000 000 руб. компенсации и предъявления обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» встречного искового заявления к обществу с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» о признании права преждепользования.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Согласно статьям 1, 2 Федерального закона № 231-ФЗ от 18.12.2006, часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующая права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, введена в действие 01.01.2008, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» признан утратившим силу с 01.01.2008 (статья 2 Закона № 231-ФЗ от 18.12.2006). В силу статьи 5 Федерального закона №231-ФЗ часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Указанное означает, что при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, после 01.01.2008 – частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, если лицом допущено незаконное использование результата интеллектуальной деятельности до 01.01.2008, а распространение его контрафактного экземпляра осуществлено после 31.12.2007, дело в части нарушения права на воспроизведение должно рассматриваться в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», в части нарушения права на распространение - в соответствии с положениями части четвертой Гражданским кодексом Российской Федерации. Следовательно, при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности для определения закона, подлежащего применению, принципиальным является момент нарушения права на результат интеллектуальной деятельности (товарный знак). В качестве доказательств использования обществом с ограниченной ответственностью «Успех» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначения общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» представило:

-рекламную продукцию: брошюры 2008 года (зеленые) несколько экземпляров, буклеты (цветные, формата А4); визитки; прайс-листы,
-письмо автономной коммерческой организации Дирекция форумов «Здравница» б/номера б/даты, согласно которому Дирекция форумов «Здравница» подтверждает, что на форуме «Здравница-2006» ООО «Успех» не регистрировалось, участия не принимало, дипломом и медалью не награждалось; диплом;
-распечатку сайта sibkedr.de, на котором размещены предложения к продаже продукции «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница»;
-фотографии металлических табличек.

С учетом представленных в отношении общества с ограниченной ответственностью «Успех» доказательств, относящихся, в том числе, к периоду после 31.12.2007, правоотношения общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» и общества с ограниченной ответственностью «Успех», связанные с защитой права на использование товарного знака, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из существа заявленных обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» к обществу с ограниченной ответственностью «Успех» исковых требований в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт возникновения у истца исключительного права на спорный товарный знак, факт использования ответчиком для индивидуализации товаров (в том числе, при реализации мини-саун, для маркировки продукции) тождественного (либо сходного до степени смешения) с товарным знаком истца обозначения, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца. В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая ((11 стр)) охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе, товарным знакам. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Представленным в материалы дела свидетельством №344583 сроком действия до 13.03.2016 подтверждается факт регистрации за истцом товарного знака (знака обслуживания) «Кедровая здравница», представляющего собой комбинированное обозначение в виде трех кедров с зеленой ярусной кроной и зелеными стволами, в основании кедров – зеленая овальная черта; кедры выполнены на фоне желтого солнца, центральная часть которого выполнены в виде трех окружностей, с отходящими от них волнистыми лучами желтого цвета; справа от изобразительного элемента над зеленой чертой располагается словесный элемент «Кедровая здравница», выполненный зеленым цветом заглавными буквами кириллицы. В государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак зарегистрирован 27.02.2008, приоритет товарного знака установлен с 13.03.2006 (по дате подачи заявки).
Зарегистрированный товарный знак используется обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» для индивидуализации, в том числе, мини-саун (Установка тепловая физиотерапевтическая УТФ-1), комбинированное обозначение содержит изобразительный элемент и словесный – «Мини-сауна физиотерапевтическая». Указанное обозначение размещается обществом с ограниченной ответственностью «Янеж» на металлических табличках, маркирующих мини-сауны, в рекламной продукции, рекламных статьях (представлен журнал «Курортные ведомости» 2 (53) 2009), на фирменных бланках. Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное Право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются заключения экспертов.

В силу статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии со статьей 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. При оценке представленных обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» доказательств в подтверждение использования обществом с ограниченной ответственностью «Успех» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначения суд пришел к следующим выводам. Суд критически расценивает представленную истцом рекламную продукцию, поскольку указанные материалы не содержат данных изготовившей их организации (типографии), иных сведений, позволяющих подтвердить факт заказа изготовления (печати) продукции обществом с ограниченной ответственностью «Успех» (в том числе, данные, что рекламная продукция согласовывалась с заказчиком – обществом с ограниченной ответственностью «Успех», он подтверждает выход продукции на рынок и пр.), отсутствуют договора на изготовление продукции, сведения о том, каким образом распространялись материалы, их количество и т.д. В ряде представленных рекламных материалах (зеленые брошюры) наименование лиц, указанных на обороте брошюры отличное от наименования ответчиков А33-64/2009 (НПФ «Успех», ООО «Сибкедр», ТОВ «Сибкедр-Украина»), что не опровергает довод представителя истца о распространении данной рекламной продукции ответчиками, в том числе, ООО «Успех». Свидетельские показания устранить пороки доказательств не могут, поскольку свидетель пояснил, что фирма, распространяющая рекламную продукцию – «Сибирская здравница», на общество с ограниченной ответственностью «Успех» не указывал.

Письмо автономной коммерческой организации Дирекция форумов «Здравница» б/номера б/даты также в качестве доказательств приняты быть не могут, поскольку не отвечают требованиям, установленным статьями 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, спорное обозначение и зарегистрированный товарный знак не содержит. Вместе с тем, материалами дела подтверждается использование на сайте sibkedr.de комбинированного обозначения, представляющего собой сочетание словесного и изобразительного элементов, словесный элемент «Сибирская здравница» выполнен зеленым цветом заглавными буквами кириллицы, в основании словесного элемента – зеленая овальная черта; над словесным элементом надпись желтого цвета – «мини-сауна профилактическая».

Представленная истцом распечатка с указанием сайта http://sibkedr.de (27.08.2009, 25.12.2008) содержит сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская Здравница», на представленной распечатке содержатся данные ответчика: ООО «Успех», г. Красноярск, пр. Мира, 52А (что соответствует зарегистрированному до 12.01.2009 адресу ответчика), сайт предусматривает возможность приобретения мини-саун в Интернет магазине, на что прямо указано в распечатке со ссылкой на сайт http://sibkedr.ru. Указанное, по мнению суда, позволяет сделать вывод об использовании ООО «Успех» сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская Здравница». Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки, исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Представленные обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» доказательства оценены судом как в отдельности, так и в совокупности, при этом суд пришел к выводу, что они являются достаточными для вывода об использовании обществом с ограниченной ответственностью «Успех» указанного обозначения.

Истец разрешения на использование описанного обозначения обществу с ограниченной ответственностью «Успех» не давал. Поскольку в данном случае имеет место столкновение двух не идентичных, а схожих обозначений (товарного знака и обозначения, используемого обществом с ограниченной ответственностью «Успех»), для установления факта нарушения ответчиком исключительного права истца наличие сходства и угроза смешения товарного знака и обозначения должны быть установлены судом. Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.
Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что визуальное, графическое, фонетическое, семантическое сходство охраняемого словесного элемента товарного знака «Кедровая здравница» и словесного элемента «Сибирская здравница», используемого обществом с ограниченной ответственностью «Успех» в предложении к продаже товаров, а также дополнительные графические элементы сравниваемых объектов позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения:

- словесные элементы выполнены заглавными буквами кириллического алфавита, в знаках применен совпадающий шрифт (ширина, высота, соотношение элементов, угол наклона);
- буквы одинаково расположены по отношению друг к другу, одинакового цвета, цветовое решении фона, на котором расположены словесные элементы, идентично;
- словесные элементы имеют одинаковую структуру, слово «здравница» используется в обоих знаках, слова «сибирская» и «кедровая» имеют одинаковое количество слогов, согласных букв, идентичный род;
- в основании словесных элементов товарного знака и обозначения расположена идентичная зеленая овальная черта;
- товарный знак и обозначение одинаковы по цветовому исполнению;
- форма этикеток сходна до степени смешения;
- в качестве одного из достоинств предлагаемой продукции («завлекающего момента для потребителя») истец и ответчик указывают на материал, из которого изготовлен продукт, общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» - на выполнение из древесины кедровой сосны, общество с ограниченной ответственностью «Успех» – на выполнение из древесины сибирского кедра; таким образом, «кедр» - ключевое понятие, используемое при продвижении товара на рынке;
- поскольку в наименованиях присутствуют и другие элементы, в частности, слова «кедровая» и «сибирская», названия тождественными признать нельзя, что не мешает тому, чтобы признать их сходными до степени смешения (основной ореол распространения кедра – Сибирь);
- слово «здравница» является редко используемым, оригинальным;
- в сравниваемых названиях изделия заложена тождественность понятий и идей, то есть одинаковое смысловое значение; слово «здравница» выступает в качестве доминирующего как несущего основную смысловую нагрузку, именно на него падает логическое ударение и оно является определяющим в названиях изделия;

- знаки, обладающие низкой ассоциативностью (изобретенные или фантазийные слова, к категории которых относятся словосочетания «кедровая здравница» и «сибирская здравница»), легче спутать, нежели знаки с ассоциативными значениями;
- продукция истца и ответчика однородна, что подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается;
- общее зрительное впечатление от комбинированного словесного обозначения, входящего в охраняемей товарный знак, и обозначения, используемого обществом с ограниченной ответственностью «Успех», едино. Различие в деталях не играет определяющую роль, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что, размещая в сети интернет предложения о продаже продукции под наименованием «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», общество с ограниченной ответственностью «Успех» нарушает исключительные права общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» на товарный знак «Кедровая здравница». Довод ответчика о том, что у истца зарегистрирован товарный знак на товары, не совпадающие с товарами, производимыми обществом с ограниченной ответственностью «Успех», следовательно, права истца не нарушаются, признан судом несостоятельным ввиду следующих обстоятельств.

В соответствии с правовой позицией, сформулированной в постановлении в Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 №10268/02, следует, что согласно статье 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. Не исключают возможности признания однородными товаров и услуг и Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 27.03.1997 №26 (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. №2979/06). Кроме того, используемые истцом товары и оказываемые услуги (в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак), а также товары ответчика (ООО «Успех») – мини-сауны профилактические, по мнению суда, могут быть объединены родовым понятием, целевым назначением – товары и услуги, предназначенные для профилактики здоровья, проведения оздоровительных процедур, сопутствующие для проведения оздоровительно-медицинских процедур средства (мази, бальзамы, крема). Более того, классы МКТУ не содержат конкретной позиции «мини-сауны». Несмотря на различия в классах товаров по Международной классификации товаров и услуг, товары истца (44- услуги саун) и ответчика являются однородными. Из материалов дела следует, что использование ООО «Успех» обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, произошло после установленного приоритета товарного знака истца, иного лицами, участвующими в деле, не доказано. Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:
1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В связи с изложенным, учитывая доказанность факта использования ООО «Успех» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца обозначения, дату регистрации истцом товарного знака, отсутствие доказательств наступления негативных последствий, принимая во внимание действия ответчика, направленные на изменение содержания товарного знака с целью его дальнейшего использования, исходя из принципа разумности и соразмерности, отсутствие доказательств, подтверждающих определенные объемы реализации продукции с использованием сходного обозначения и конкретного документально обоснованного периода использования обозначения, суд признает требования общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «Успех» использовать сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», обязании общества с ограниченной ответственностью «Успех» удалить обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» с товаров, выпускаемых обществом с ограниченной ответственностью «Успех», изъятия из оборота и уничтожения за счет общества с ограниченной ответственностью «Успех» контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница»; запрета обществу с ограниченной ответственностью «Успех» использовать обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» на сайте http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru; обязании общества с ограниченной ответственностью «Успех» опубликовать на сайтах http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru решение Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-64/2009 подлежащими удовлетворению, в части требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Успех» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» компенсации – частичному удовлетворению в сумме 100 000 руб. В качестве доказательств использования обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначения общество с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» представило:

- письма на фирменных бланках 2005, 2007,-распечатку с указанием «sibkedr.ru» (январь 2009 года);
- письмо Центра красоты б/номера и б/даты, согласно тексту, относящееся к приобретению мини-саун 21.06.2005 и 25.05.2007. Исследовав представленные доказательства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Креатив», суд пришел к выводу, что материал, являющийся, по утверждению истца, распечаткой сайта sibkedr.ru, сделанной в январе 2009 года, в действительности – копия цветного рекламного буклета, также имеющегося в деле; отсутствуют признаки, подтверждающие, что распечатка произведена с сайта (подстрочный интернет-адрес сайта, дата печати и др.). При исследовании представленных истцом документов по использованию ООО «Креатив» сайта sibkedr.ru судом установлено, что доказательства принадлежности (использования) сайта обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» отсутствуют, наоборот, ссылка на этот сайт как адрес интернет-магазина имеется на сайте sibkedr.de, используемом обществом с ограниченной ответственностью «Успех». Не принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Креатив» и интернет-сайт med74.ru – «медицина Челябинска – консультации врачей, статьи, новости», как не имеющий в своем содержании данных относительно ООО «Креатив». Рекламный материал с указанием на общество с ограниченной ответственностью «Креатив» суд также оценивает критически по указанным выше обстоятельствам.

С учетом представленных в отношении общества с ограниченной ответственностью «Креатив» доказательств, относящихся к периоду до 01.01.2008, правоотношения общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» и общества с ограниченной ответственностью «Креатив», связанные с защитой права на использование товарного знака, регулируются положениями Федерального закона от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках, обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Согласно статье 1 Федерального закона от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках, обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.
В статье 4 Закона нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. Использованием признается также и размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем по лицензионному договору или по договору об уступке товарного знака ( статьи 25, 26 Закона). Таким образом, под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее права владельца товарного знака, в том числе, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного этим знаком, а не только несанкционированное изготовление этого знака.

Из анализа статей 4, 22, 23, 26 Закона в совокупности с правовой позицией, выраженной в Определении Конституционного Суда РФ от 20.12.2001 №287-О, следует, что перечень способов незаконного использования чужого товарного знака не ограничен способами, приведенными в пункте 2 статьи 4 Закона, и должен пониматься в широком смысле. На этом основании нарушением прав владельца товарного знака следует признать несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, - в отношении однородных товаров.

Факт использования тождественного с зарегистрированным товарным знаком обозначения обществом с ограниченной ответственностью до 31.12.2007 подтвержден материалами дела (в частности, фирменными бланками, договором от 17.12.2004 №30 с эксклюзивными правами приобретения и реализации продукции, деловой перепиской сторон в рамках исполнения договора, журналом «Дом снаружи и внутри» за декабрь 2005 года) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» не оспаривается. Вместе с тем, из материалов дела следует, что товарный знак (эскиз) был разработан во исполнение договора на выполнение работ по разработке проекта (эскиза) от 11.05.2004, заключенного между Казанцевым Дмитрием Геннадьевичем (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» (заказчик), в соответствии с пунктом 1.1. которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство по разработке проекта (эскиза) товарного знака для мини-саун, иного банного оборудования и принадлежностей.

По результатам исполнения договора подписан акт приема-передачи выполненных работ, в акте содержится эскиз, тождественный товарному знаку, зарегистрированному обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ». В судебном заседании Казанцев Дмитрий Геннадьевич подтвердил, что товарный знак разрабатывался для общества с ограниченной ответственностью «Креатив», объяснили, что нужен логотип, отражающий сибирскую специфику путем воздействия с указанием «Кедровая здравница», задача – разработать оригинальный знак, логотип. После обозрения подлинного договора и акта пояснил, что подписывал договор и акт он.

Доводы общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» в части оспаривания факта создания товарного знака суд признает несостоятельными, поскольку они носят характер домысла, конкретными документами не подтверждены, оснований не доверять пояснениям третьего лица не имеется, его заинтересованность не доказана. 17.12.2004 между обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» (организация) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» (генеральный дистрибьютор) подписан договор №30 с эксклюзивными правами приобретения и реализации продукции, по условиям договора организация предоставляла эксклюзивные права генеральному дистрибьютору на право приобретения и дальнейшей реализации с целью получения прибыли продукции («Устройства электронагревательного УЭ-2.1» (мини-сауна профилактическая) и бальзамов серии «Раритет» (восемь видов: «Календула», «Хвойный», «Зверобойный», «Крапивный», «Репейный», «Тысячелистник», «Кедровый», «Ореховый»)).
Сотрудничество сторон подтверждается деловой перепиской, данный факт сторонами не оспаривается. Обозначение (эскиз товарного знака) общество с ограниченной ответственностью «Креатив» использовало (вводило в оборот) при продвижении продукции, что подтверждается размещением его на бланках писем, в рекламной статье журнала «Дом снаружи и внутри» за декабрь 2005 года. Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2006 №13421/05, если использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак. В государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак зарегистрирован 27.02.2008 (свидетельство №344583), то есть позже, чем началось использование обозначения обществом с ограниченной ответственностью «Креатив» и обозначение стало известным в обороте. При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Креатив» не имеется. Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» во встречном иске заявило требование (с учетом изменения предмета иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании права преждепользования обозначения «Кедровая здравница» для мин-саун, указав, что заявленное требование основано на аналогии статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 6 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Следовательно, аналогия закона может применяться лишь в случае, если такие отношения не урегулированы законом. В силу пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном же случае существовало специальное регулирование, предусмотренное Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», специальное регулирование, установленное нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть применена по аналогии в отношении товарного знака, поскольку она является специальной нормой, действие которой не распространяется на иные отношения. Поэтому в любом случае данная норма закона может быть применена только к тем правоотношениям, регулирование которых ею предусмотрено. Таким образом, применение статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям, не отнесенным к ее регулированию, в том числе по аналогии, является неправомерным.

На основании изложенного встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Креатив» признаются необоснованными и удовлетворению не подлежат.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат распределению между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований. Руководствуясь статьями 49, 65, 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» удовлетворить частично. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Успех» использовать сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница».
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Успех» удалить обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» с товаров, выпускаемых обществом с ограниченной ответственностью «Успех».
Изъять из оборота и уничтожить за счет общества с ограниченной ответственностью «Успех» контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено сходное до степени смешения с зарегистрированным за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» товарным знаком «Кедровая здравница» обозначение «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница».
Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Успех» использовать наименование «мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» на сайте http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru и обязать общество с ограниченной ответственностью «Успех» опубликовать на сайтах http://sibkedr.de и http://sibkedr.ru решение Арбитражного суда Красноярского края по делу №А33-64/2009 с указанием регистрации товарного знака «Кедровая здравница» за обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Успех» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» 100 000 руб. компенсации.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Успех» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» 2 650 руб. судебных расходов по государственной пошлине.
В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ЯНЕЖ» отказать.
В удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Креатив» отказать.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд, либо путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев после принятия постановления апелляционной инстанции по существу рассмотрения апелляционной жалобы, либо в течение двух месяцев после истечения срока на обжалование настоящего решения в апелляционной инстанции.
Апелляционная и кассационная жалобы на настоящее решение подаются через Арбитражный суд Красноярского края.


Судья Е.В. Курбатова